Av. Asya AKIN ÇELİKER
Fransız modacı Christian Louboutin, 1991 yılında kendi adını verdiği markasını kurduktan bir süre sonra, markanın imzası haline gelen kırmızı tabanlı ayakkabı koleksiyonunu tüketici ile buluşturdu. Lüks moda markası Louboutin’in kırmızı tabanlı ayakkabıları markanın imzası olmanın yanı sıra toplumda statü göstergesi haline gelmesiyle birlikte, marka sahibi bu kullanımı koruma altına almak istedi. Ancak, ilgili başvuru tasarım başvuru olarak değil, ilgili kullanımı marka ile özdeşleşen bir kullanım olduğundan marka başvurusu olarak yaptı.
Birçok ülkede yapılan tescil başvurusu, çeşitli ülkelerde Louboutin marka ayakkabılardaki kırmızı rengin “kullanım sonucu ayırt edicilik kazanmış olması sebebiyle” olumlu sonuçlanmıştır. (Türk hukukunda da doktrindeki hakim görüş, soyut renk markalarının ayırt edici nitelik kazanmadığı sürece tescil edilemeyeceği yönündedir.)
Avrupa Adalet Divanı’nın Libertel kararında renk markalarının tescil edilebilirlik şartları detaylı olarak açıklanmıştır. Ana renk tonları her ne kadar sınırlı olsa da, ara renk tonları sınırsız sayıdadır. TRIPS m.15’te renk kombinasyonlarının marka olarak tescilinin mümkün olduğu belirtilmiştir. AB Marka Ofisi, soyut renklerin marka olarak seçilebileceği görüşünden hareket etmektedir.[1] Yani, kullanımı ile o mal ve hizmeti çağrıştıran soyut renklerin (tek renk veya renk kombinasyonları) marka olarak tescil edilebileceğini kabul etmemiz gerekir.
Louboutin’in kırmızı rengi ayakkabılarının tabanında kullanmasının markayla özdeşleşmesinin haricinde, bu ayakkabıların kullanımının toplumda bir statü göstergesi haline geldiğinden de ayrıca bahsetmiştik. Özellikle bu kullanımın toplumda yaratmış olduğu statü etkisi de göz önüne alınarak, diğer üreticilerin de kırmızı rengi ayakkabılarının tabanlarında kullanmaya başlamasıyla Louboutin markasının diğer üreticilerle olan marka hakkının ihlali uyuşmazlıkları ortaya çıkmıştır. Bu uyuşmazlıklarda sorulması gereken soru ise, somut olayın özellikleri göz önüne alınarak münhasıran renkten oluşan bir markanın (color per se marks), olayımızda ise Louboutin’in kırmızı rengini ayakkabı tabanındaki kullanımının tek bir marka tekeline bırakılmasının serbest piyasa rekabetine aykırı olup olmayacağı olmalıdır. Ancak, çalışmanın devamında da görüleceği üzere Louboutin’in kırmızı rengi ayakkabı tabanında kullanması salt münhasıran tek renk markası olarak değerlendirilmemektedir.
Louboutin markası adına Benelüks ülkelerinde tescilli olan kırmızı taban kullanımı markasına ilişkin, Hollanda’da görülen ve karşı tarafın Hollanda’da ayakkabı perakende satış mağazası işleten ve 2012 yılında kırmızı tabanlı yüksek topuklu ayakkabılar satan Van Haren olduğu davada; davacı Louboutin, Van Haren adına ticari marka ihlali bulgusu bulmak için Rechtbank Den Haag’da dava açmış, Van Haren ise Benelüks sözleşmesinin 2.1(2) maddesi uyarınca, itiraz edilen markanın geçersiz olduğu iddiasıyla itiraz etmiştir.
Uyuşmazlık incelenirken, Louboutin ayakkabısının özelliklerinin, yüksek tabanlı ve dış tabanının her daim kırmızı olması ile tanındığı ve 28 Aralık 2009’da Louboutin, Sınıf 25’teki ‘ayakkabı (ortopedik ayakkabılar hariç)’ için tesciline yol açan bir ticari marka başvurusunda bulunduğu, bu başvurunun ise, 6 Ocak 2010’da Benelux Ticari Marka No: 0874489 numarası ile tescil edildiği değerlendiğilmiştir. 10 Nisan 2013 tarihinde, “yüksek topuklu ayakkabılar (ortopedik ayakkabılar hariç)” kapsamındaki malları sınırlayacak şekilde kayıt tadil edilmiştir. Louboutin’e ait ticari markanın tanımı ise “Gösterildiği gibi bir ayakkabının tabanına uygulanan Pantone 18 1663TP renginden oluşmaktadır. (ayakkabının konturu ticari markanın bir parçası değildir, ancak işaretin konumunu göstermeyi amaçlar)”
Mahkeme dosyayı, ilgili kullanımın 3(1) kapsamına girip girmediği konusundaki tartışma sebebiyle Avrupa Birliği Adalet Divanı’na göndermiştir.[2] Hukuk sözcüsü Szpunar’ın görüşüne göre[3]; Szpunar’ın görüşüne göre Louboutin’in kırmızı rengi ayakkabı tabanında kullanması “Eşyanın yüzeyindeki bir öğeye uygulanan bir rengin varlığının, eşyanın şekline yansıyan bir özellik olarak kabul edilebileceğin, ayrıca, sevk eden mahkeme tarafından verilen örneklerin gösterdiği gibi, renk, belirli malların temel bir pratik özelliği olabilir, öyle ki, malların şeklinin bir unsuruyla ilgili olarak rengin tekelleştirilmesi, rakiplerin teklif verme özgürlüğünü ortadan kaldırır.” Şeklindedir. Diğer bir deyişle, Louboutin’in kırmızı renk kullanımının bir soyut renk markası olmaktan çok bir şekil markası olduğu görüşündedir. Bu sebeple de, eşyanın hem şeklinden hem renginden oluşan işaretler konusunda Direktifin 3(1) maddesi kapsamında olmayacağını, mahkemenin atıf yaptığı Libertel kararının ise yalnızca soyut markalar için olduğu görüşü yer almaktadır.
Avrupa Birliği Adalet Divanı ise 12 Haziran 2018 tarihli kararında, Szpunar’ın görüşünden uzaklaşarak, 2008/95 sayılı Direktiften, Mahkeme içtihatlarından veya bu kavramın genel anlamından, ana hatları olmayan bir rengin kendi başına bir “şekil” oluşturabileceği sonucunun çıkmayacağını, bununla birlikte, ilgili ürünün belirli bir kısmına belirli bir rengin uygulanmasının, bir şekil markası olmadığını, ürünün şeklinin veya ürünün bir kısmının rengin ana hatlarını oluşturmada rol oynadığı doğru olmakla birlikte, ilgili markanın tescilinin bu şekli korumayı amaçlamadığı, yalnızca bir rengin o ürünün belirli bir kısmına uygulanmasını korumaya çalıştığını, Louboutin’in markası, yüksek topuklu ayakkabı şeklini değil, bu ayakkabı üzerine uygulanacak bir kırmızı rengin pozisyonunu korumayı amaçladığından, yani salt şekil ve renk markası olmayıp, pozisyon markası olarak korunmak istendiği görüşüne varılmıştır. (Avrupa Birliği Adalet Divanı C-163/36 kararı)[4]
İncelemiş olduğumuz ABAD C-163/36 sayılı kararı, Louboutin’in lehine bir karar; ancak durum her ülkede böyle değerlendirilmiyor. Örneğin, Louboutin Japonya’da 2018’den beri kadın ayakkabılarında kırmızı renkli taban kullanan ve piyasaya süren EIZO markasına karşı marka hakkının ihlali gerekçesi ile şikayette bulunarak, Japonya’nın Haksız Rekabeti Önleme Yasası kapsamında 42 milyon yen tazminat talep etmiştir.
EIZO ise savunmasında, Louboutin’in topuklarının kırmızı tabanının “hiçbir yeniliği ve özelliğinin olmadığını” ve “iyi tanınmadığını” yani tanınmış marka kapsamında olmadığını, iddia etti. Louboutin’in “Kırmızı renginin de Pantone tarafından renk numunesi olarak satılan ve piyasada yaygın olarak dağıtılan kırmızı renklerden biri olduğu, davacılar tarafından yaratılan özel bir renk olmadığı gibi bu renk moda ürünlerinde (özellikle kadınlar için) genel olarak kullanılan bir renk olduğunu, hatta Japonya’da birçok işletmenin geleneksel ayakkabı tabanlarında kırmızıyı kullanmasının bir gelenek olduğunu” savunmuştur.
Japonya’da 2015’te Marka Ticari Yasası revize edilerek, renk markalarına ilişkin başvuruları Nisan 2015 tarihi itibariyle alınmaya başlamıştır. Bu sebeple, Louboutin’in kırmızı renk marka başvurusu reddedildi. Bu sebeple, EIZO’ya karşı açılan davada, kırmızı rengin bir ticari marka olarak tescil edilip edilemeyeceği değil, Louboutin dışındaki işletmelerin kırmızıyı tek topuklu ayakkabılarda kullanıp kullanamayacağını tartıştı.
Mahkeme değerlendirmesinde, iki markanın ayakkabı ürünlerinin nitelik farkına dikkat çekerek; davacının ürününün tabanı deriden yapılmış olduğunu ve üzerinde kırmızı lake kaplama olduğunu, bu nedenle tabanın rengi oje gibi parlak kırmızı. Davalı EIZO markasının ürününün tabanının ise kauçuktan yapıldığını ve özel olarak boyanmadığı için tabanın renginin mat kırmızı olduğunu vurgulamışlardır. Ve hatta aynı EIZO’nun savunmasında olduğu gibi, “ayakkabı ürünlerinde kullanılan kırmızı renk, ürünün estetiği ve ayakkabının tabanı açısından geleneksel olarak benimsenen tipik renklerden biri olduğunu, bu renk kullanımının hem Japonya’da hem de denizaşırı ülkelerde uzun süredir kullanılan bir renk olduğunu, hatta davacının ürünü Japonya’da satılmadan önce bile taban rengi olarak sürekli kullanıldığını ve artık genel bir tasarım olduğu yönünde karar verilmiştir. Aynı zamanda mahkeme, davacı Louboutin’in ürünlerinin lüks tasarım olduğunu ve fiyatlarının davalı EIZO markasından çok daha yüksek olduğunu, dolayısıyla Louboutin markasının tüketici kitlesinin bu ürünleri satın alırken ayrıca özenli olarak davranacaklarına da dikkat çekmiştir.[5] Dolayısıyla Louboutin, Japonya’da EIZO aleyhine açmış olduğu davayı kaybetmiştir. Ancak, Louboutin’in ilgili davayı kaybetmesinin en önemli sebebi, ayakkabı tabanında kullanılan kırmızı rengin marka olarak tescil edilememiş olması ve durumun rekabet hukuku kapsamında değerlendirilmesi.
Tokyo Bölge Mahkemesi bundan etkilenmeyerek, temyize yol açan davayı reddetmiştir. Fikri Mülkiyet Yüksek Mahkemesi, yerel mahkemenin kararını onayarak, aynı yerel mahkeme gibi, Louboutin’in ayakkabılarının ve EIZO’nun ayakkabılarının farklı fiyat segmentlerinde olduğunu değerlendirmiştir. “Daha pahalı ürünler, satın alma sürecinde genel bir kural olarak daha fazla dikkat gerektirir.” yorumunu yapmış, ayrıca Mahkeme, çoğu ayakkabının görsel yönü dışında üreticinin markasını taşıdığına dikkat çekmiştir, bu durum çevrimiçi satışlarda bile geçerli olduğunu savunmuştur. Markanın tanınmışlığı yönünden bir değerlendirme yapılarak, bunun yeterince kanıtlanmadığını değerlendirmiştir. Araştırmaya göre, yalnızca büyük şehirlerde yaşayan 20’li ve 50’li yaşlar arasındaki kadınların %51,6’sının kırmızı tabanları Louboutin ile ilişkilendirdiğini gösterdi. Mahkeme’ye göre bu, piyasada bir bütün olarak dikkate değer bir itibar oluşturmak için yeterli değildi.[1]
Japonya’da Louboutin vs. EIZO kararını incelediğimizde göreceğiz ki, Mahkeme kararını verirken “Markanın tüketici kitlesi tarafından karıştırılıp karıştırılmama” ihtimaline ve aynı zamanda “Markanın tanınmışlık düzeyine” dayanarak bir yorum yaparak EIZO markasının üretiminin, Louboutin markasının marka hakkını ihlal etmediğine karar veriyor. Oysaki, bu inceleme ancak “Marka başvuru incelemesinde mutlak ve nispi red nedenleri araştırması” yaparken mümkün olmalıdır. Japonya’da ise böyle bir inceleme yapılmasının temel sebebi, “Pantone kodu belli olan ve sicilde gösterilebilirlik şartını taşıyan kırmızı rengin ayakkabı tabanında kullanımının” bir marka olarak tescil edilmemiş olması. Ayrıca, mahkemenin bu kararına dayanarak; lüks markaların Japonya pazarında korumasız olduğunu söyleyebiliriz. Marka başvuru incelemelerindeki benzerliklerin belirlenmesinde ortalama tüketici kitlesi önemli olsa da, Louboutin markasının imzası haline gelen ve toplumda da bir statü göstergesi haline gelen topuklu ayakkabı tabanında kırmızı renk kullanımında Japonya’daki örnekte olduğu gibi, Louboutin’in tehlikede olduğunu söyleyebiliriz!
[1] Sevilay EROĞLU., a.g.e. s.110’dan naklen’’ HABM-Orange, GRUR Int.1998, s. 612; HABM-Light Green, GRUR Int.1999, s.544 vd; HABM-Schwarz-Grun-Schwarz, GRUR Int.2000,s.556; HABM-Aral-Blau-Weiss, GRUR Int.2001, s.7’’
[2]Güldeniz ALKAN; iprgezgini.org AVRUPA BİRLİĞİ ADALET DİVANI CHRISTIAN LOUBOUTIN’in KIRMIZI RENKLİ AYAKKABI TABANI MARKASININ GEÇERLİLİĞİNİ TEYİT ETTİ “ 2018
[4] https://curia.europa.eu/juris/document/
[5] Tania Phipps-Rufus “Louboutin Loses Red Sole Litigation In Japan” https://www.fashionlawbusiness.com/flbstories/louboutin-loses-red-sole-litigation-in-japan
[6] Masaki MIKAMI “Louboutin 2nd Defeat in Litigation over Red Soles” https://www.marks-iplaw.jp/louboutin-red-soles-2nd/
Asya Akın Çeliker Hakkında: 2018 yılında İstanbul Ticaret Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olduktan sonra 2019’da İstanbul Bilgi Üniversitesinde Ekonomi Hukukuna bağlı Fikri Mülkiyet Hukuku alanında yüksek lisansımı tamamladı. 2020 yılından bu yana avukatlık mesleğini yürütmekte, çeşitli platformlarda hukukun farklı alanlarında makaleler yazmakta.
